È il controllo diretto o indiretto sull’atto che costituisce l’uso di un marchio registrato che determina se un soggetto possa essere ritenuto responsabile di un utilizzo illecito del marchio stesso.

Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza resa il 3 marzo 2016, nella causa C-179/15. In tale arresto, i giudici comunitari, all’esito di una dettagliata analisi delle peculiarità caratterizzanti la fattispecie concreta, hanno ritenuto che un concessionario automobilistico non fosse responsabile del fatto che sul web fossero pubblicati annunci che, nel presentarlo quale officina autorizzata “Mercedes-Benz”, oltre a fornire un’informazione non veritiera, facevano uso proprio del marchio della nota casa automobilistica tedesca (marchio di cui la società Daimler AG è titolare esclusiva).

Nel caso di specie, il concessionario (la società ungherese Egyud Garage) era stato, dal 2007 al 2012, legato con Daimler AG (più esattamente con la consociata ungherese Mercedes Benz Hungaria Kft) da un contratto di riparatore autorizzato che prevedeva, fra l’altro, la facoltà di fare uso del marchio “Mercedes-Benz”.

Nel periodo di vigenza dell’accordo il concessionario aveva veicolato su un sito web un annuncio in cui veniva pubblicizzata la propria attività di riparatore autorizzato di Mercedes Benz. Tale annuncio era stato poi incluso in altri siti web che –seguendo una prassi diffusa nella rete- lo avevano utilizzato per incrementare le proprie banche dati ed attrarre maggiori utenti e quindi profitti. Tutti gli annunci erano stati inoltre indicizzati dal motore di ricerca Google.

Successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale con Daimler AG, il concessionario aveva tentato a più riprese di ottenere la cancellazione degli annunci presenti sul web in cui veniva offerta un’informazione non più attuale attraverso l’associazione di un marchio di cui lo stesso concessionario non era più licenziatario.

Ebbene, muovendo da tali premesse la Corte di Giustizia ha confermato l’orientamento espresso in precedenti sentenze rilevando che la diffusione su un sito internet di un annuncio pubblicitario è – in linea generale – imputabile all’inserzionista ma che, allo stesso tempo, non si possono invece imputare all’inserzionista gli atti o le omissioni degli operatori del web che non provvedano a eliminare detti annunci una volta ricevuta la richiesta di rimozione di chi li aveva pubblicati.

Secondo la Corte infatti la nozione di uso del marchio (che non può essere fatto da chi non sia titolare o licenziatario dello stesso) a cui fanno riferimento le norme comunitarie implica un comportamento attivo e un controllo diretto o indiretto sull’atto che costituisce l’uso, condizioni che non sussistono nell’ipotesi in cui l’operatore del web continui ad usare il marchio senza il consenso dell’inserzionista o, addirittura, contro la volontà di quest’ultimo.

Provando ad interpretare l’orientamento espresso nella sentenza resa qualche anno fa, sempre dal giudice comunitario, nei casi riuniti C-236/08 e C-238/08, la responsabilità ricadrebbe invece proprio sull’operatore del web che, venuto a conoscenza del carattere illecito (o non più lecito) di determinati contenuti, non ha provveduto tempestivamente rimuoverli.

In conclusione secondo la Corte di Giustizia l’utilizzazione non autorizzata di un marchio da parte di soggetto deve ritenersi sempre illecita quando viene effettuata attraverso un controllo diretto o anche solo indiretto sul materiale di cui si fa uso. In difetto di tale controllo non può invece essere ravvisata alcuna ipotesi di responsabilità.

Avv. Daniele Roncarà

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