La Corte di Cassazione con sentenza n. 14925/2019 è tornata sulla annosa questione della valenza e rilevanza del marchio di fatto e del preuso che di questo sia fatto, rispetto ad un marchio simile, ma registrato successivamente.

Non è contestabile che nel nostro ordinamento il marchio di fatto rivesta autonoma rilevanza, vedendo riconosciuto al suo titolare il diritto di preuso laddove, a seguito del continuato ed effettivo utilizzo del segno, quest’ultimo sia riconosciuto in un determinato ambito territoriale per identificare precisi prodotti e servizi.

Sul punto, la Suprema Corte è stata investita di un caso in cui una società produttrice di acque minerali ha chiesto che alla concorrente fosse inibito l’utilizzo del marchio di fatto, in forza della registrazione eseguita nella classe merceologica 32 (“acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche”), essendo l’utilizzo di tale marchio lesivo del diritto dell’attrice all’uso esclusivo del medesimo concesso dalla registrazione.

Al riguardo, i giudici della Corte hanno ribadito il concetto per cui “il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità; ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha valorizzato il requisito di novità di cui un marchio deve essere portatore al fine di poter essere efficacemente registrato. Difatti, sulla base del disposto contenuto nel D.Lgs. n. 30 del 2005, all’art. 19 “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede“, mala fede, nella specie, certamente insita nella condotta della ricorrente che aveva registrato un marchio nonostante il preuso da parte di altra società, precedente ed effettivo rispetto alla registrazione del marchio oggetto di contestazione.

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